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2.9亿美元侵权赔偿:加拿大小公司i4i打败微软

2010/6/21 字体: 来源: 作者:

    很小的外国公司也可以在美国法院的陪审团审理中战胜美国大公司,加拿大小公司i4i成功打败微软并获得2.9亿美元专利侵权赔偿的案件可以让我们学到很多。

    2009年12月22日,美国联邦巡回上诉法院确认了向加拿大一家小公司Infrastructures for Information Inc.(下称“i4i”)判付的2.9亿美元损害赔偿金。德州联邦地区法院陪审团的这一判决要求微软就其故意侵权行为向i4i做出赔偿。此外,根据上诉法院的裁定,自2010年1月11日起,禁止微软销售任何含i4i专利发明的Word或Office产品。

    当代的David 诉 Goliath故事(关于弱者战胜强者的圣经故事)源于i4i寻求以更好的方式对包含标记语言(如XML)的计算机处理文件进行编辑。标记语言包含“元代码”,它使用户可以编排文件格式或确认文件资料的含义。例如,通过使用XML,用户可以将文件内容转为分类标题并以不同的方式(如斜体)显示其它内容,或者它可以使文档创建者确定某些数据的含义,如指定表格一栏作为客户地址或电话号码,从而提高文件搜索效率。在i4i发明之前,用户所面临的一个问题是,他们必须同时处理内容和元代码。 i4i的发明——于1998年取得美国专利,专利编号为5,787,449(以下简称“449号专利”)——将文件内容和元代码进行了分离,允许对其进行独立编辑。这一改进源于将文件内容和元代码分别进行储存,主要方法是绘制一幅“元代码图”——对元代码及其在文件中位置进行储存的数据结构。文件内容储存在一个名为“图形内容”的数据结构中,专利权利要求指定其与元代码图截然不同。

    在获得专利授权后,i4i将其活动集中在该专利发明上,并于1999年3月推出了一种新产品,该产品允许用户使用微软 Word作为XML文件的编辑器。那时,微软 Word还不具备定制-XML编辑功能,并且微软也不知道如何实现这一功能。事实上,当美国联邦政府国防和安全机构要求微软提供定制-XML功能时,微软转而向i4i寻求解决之道。

    由于Word缺乏定制-XML编辑功能,微软于2001年4月邀请i4i同其政府销售团队会面。在这次会晤中,i4i展示了其产品、对该产品的工作原理进行了解释并分发了确认其专利的销售工具包。2001年夏季,当向美国政府展示Word的定制-XML编辑功能时,微软将i4i带到展示现场,对i4i的产品大加赞赏并展示了i4i的产品。后来,微软承认,i4i的产品是其成功获得政府订单的唯一原因。那时,微软将i4i称为“微软合作伙伴”。

    与此同时,微软背着i4i开发新产品,以淘汰i4i的产品。后来,在Word 2003发布之前,微软终止了同i4i的所有合作关系,并对i4i试图重新建立两家公司之间合作关系的努力不予理会。

    在将i4i发明纳入Word之后,微软销售了超过一亿套Word 2003 和 Word 2007。而且,微软将XML吹捧为核心技术,声称定制XML占XML使用价值的90%,且定制XML是微软对Office中的XML功能所做出的最大努力。正如微软所预测的,含定制-XML功能的Word淘汰了80%市场上的i4i产品,i4i只保留住了一个特殊市场:制药行业对定制-XML的需求。

    在微软发布Word 2003(第一个具有定制-XML功能的Word版本)后,i4i对可能的专利侵权行为进行了调查。在确定微软侵犯了其专利之后,i4i四处筹集所需资金,以提起专利侵权诉讼。在获得Northwater Intellectual Property Fund L.P的经济资助后,i4i立即于2007年3月向微软提出了专利侵权诉讼。

    微软在进行抗辩时声称其没有侵犯i4i的专利,因为其没有将数据和元代码存储在单独的文件夹内。微软称,这是专利中所使用的“区别”语言所需要的。微软还主张i4i的专利无效;且如果判付任何损害赔偿金,该笔款项不应该超过13万美元。陪审团判定微软的Word产品侵犯了i4i的专利,且i4i的专利并非无效;微软应就其侵权行为向i4i支付2亿美元损害赔偿金。另外由于陪审团判定微软在知悉i4i专利的情况下做出如此侵权行为,因此陪审团又增加了4千万美元的惩罚赔偿。加上“裁决后损害赔偿金”和利息(2009年5月21日至8月11日),判付金额总计2.9亿美元。法院还下达了禁止令,禁止微软销售含侵权的定制XML功能的产品。

    在上诉审中,联邦巡回上诉法院首先驳回了微软的主张∶即权利要求中的“区别”用语要求在不同的文件夹中按照“独立操作”方式对元代码和图形内容进行存储,从而使其中一项的改变不会对另一项产生影响。法院认为,这些权利要求没有提及“独立操作”。同样,法院指出,专利说明书提到了对文件结构和内容的“不同”而非“独立”操作。法院解释说,在专利说明书中,“不同操作”描述了用户对元代码图或内容进行处理的能力;而在后台,该项发明使元代码图和内容保持同步。此外,法院判定,专利申请历史中不存在任何声明明确缩小了权利要求范围,要求有独立操作。因此,法院驳回了微软的主张,即“不同”要求有“独立操作”。

    随后上诉法院转而关注有关449号专利有效性的两个问题。首先,微软主张,该发明被i4i自己的在先产品S4破坏了其专利的新颖性;并且鉴于涉及标记语言的两项在先专利,该发明对于本领域的一般技术人员具有显而易见性。上诉法院注意到,微软的显而易见性主张主要依赖于以下两个事实问题:1)在先技术的范围;2)和 本领域的一般技术人员是否具有动机将参考教示结合在一起。 在上诉中,因为上诉法院必须审核对地区法院裁决最有利的证据,所有这些事实问题的解决必须对微软不利,而有利于i4i。因此,上诉法院判定,微软不能证明其所主张的权利要求具有显而易见性的论点。其次,上诉法院驳回了微软的主张,不认为S4的销售破坏了’449号专利的新颖性。上诉法院不同意微软的论点,认为有充分的证据支持明理的陪审团做出S4的销售没有破坏449号专利的新颖性的判决。

    微软还主张,当考虑未提交给专利商标局的在先技术时,有关专利无效的举证责任在清楚和说服力方面应该更加宽松。上诉法院认为,对陪审团的指示符合长期以来的先例,这些先例要求质疑者应以清楚且具有说服力的证据对专利的无效性进行证明。

    上诉法院随后对微软的侵权主张进行审查。关于共同侵权行为,上诉法院对一审过程中提交的证据进行了审查,并得出以下结论:陪审团应合理地认为,定制-XML编辑器不存在实质和非侵权的用途;并且微软知道使用定制 XML编辑器会侵犯i4i的专利。关于诱导侵权,上诉法院判定:明理的陪审团应认为,微软有实施直接侵权行为的明确意图,因为陪审团听取了i4i的专家证言,即按照微软的指导材料使用Word的定制-XML编辑器将侵犯449号专利。上诉法院指出,鉴于微软同i4i和i4i的专利产品打交道的历史,有确实的证据可以证明微软知道其指示将导致侵权使用。

    随后,上诉法院对应判付的损害赔偿金进行了评估。在上诉中,对于i4i的专家关于损害赔偿金的证言以及他为评估侵权行为范围所进行的调查,微软对其采信提出了质疑。上诉法院解释说,i4i的专家对合理许可使用费的估算符合法律所规定的关联性和可靠性标准;并且微软对i4i的专家所采用的事实的不同意见只涉及其意见的份量,而不涉及是否采信的问题。上诉法院进一步解释说,尽管存在可能更有利于微软的其它事实,但这并不意味着一审过程中所采用的事实不符合关联性或可靠性的最低标准。问题在于i4i的专家所依据的事实是否与争议问题(449号专利的合理许可使用费)充分相关。上诉法院认为,i4i损害赔偿金专家的计算以同相关市场、当事方以及被控侵权行为具有充分关联的事实为依据。因此,联邦巡回上诉法院判定,在采信i4i的专家关于损害赔偿金的证言时,地方法院没有滥用其裁量权。

    一项调查显示,约2%的微软公司用户侵犯了i4i的专利。微软对地方法院采信该调查的做法也提出了质疑。上诉法院指出,i4i的专家证实该调查以保守推断为基础,而且该调查对于i4i损害赔偿金的计算十分重要,因为其将用于估算侵权使用的数量。因此上诉法院认为,考虑到调查的重要性和可接受的设计,地方法院在采信该调查时没有滥用其裁量权。

    微软还对地方法院要求根据美国法典第35章第284条追加支付4千万美元赔偿金的判决提出了上诉。上诉法院判定,地方法院适当考虑了微软的规模和财务状况以及微软是否对专利范围进行了调查;并认为对于追加的4千万美元赔偿金的判付,地方法院没有滥用其裁量权。

    最后,上诉法院对地方法院在下达针对微软的永久禁止令时是否有滥用其裁量权进行评估。上诉法院判定,考虑到微软和i4i是定制 XML市场上的直接竞争者,且i4i因侵权的Word产品而丧失市场份额,因此该项禁止令是合理的。

    i4i的这一成功可以让我们学到很多。首先,即使是很小的外国公司也可以在美国法院的陪审团审理中战胜美国大公司;第二,当陪审团认为一家公司不公平地利用另一家公司时(尤其是当两家公司曾经有过成功的合作关系时),它会做出十分否定的反应;第三,保护公司知识产权非常重要,只要审慎地进行专利起草和审查,单项专利也可以为核心技术提供充分保护;第四,按照微软在上诉法院宣布判决后发布的新闻稿,其预计即使从Word中删除侵权技术,其业务也不会有太大的波动。许多观察家想知道,如果微软更早做出这一改变并和解此案的话,它可以避免多少麻烦和节省多少费用。通常来说,诉讼前期是诉讼和解的最佳时机,尤其是在此类案件中,当事方的核心产品可以优势互补,且当事方完全可以达成令双方都满意的商业协议。最后,在诉讼中,最好不要持不合理的立场。例如,陪审团显然认为微软13万美元的损害赔偿金估算是不合理的。如果在这一问题上丧失了可信度,则陪审团很有可能不再相信微软的其它论点。

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