在中美贸易大变局下的美国知识产权调查(337调查）2019年综述及趋势前瞻（上）中，我们介绍了2019年337调查中国企业涉诉案件的立案、应诉和裁决情况，并针对与中国相关的2019年重大案件进行了分析。在下篇中，我们将围绕2019年337调查实务的发展和趋势与影响ITC案件审理的重要判例或者案件展开，以实例为大家提供一些参考与借鉴。

一、2019年337调查实务的发展和趋势

（一）ITC在确定申请人是否满足国内产业经济要件时需要个案分析并需要情境分析

在337调查案件中，申请人要证明其满足美国国内产业经济要件的要求，即要证明其在厂房、设备、人力资源或研发等方面有重大或者实质的投资。在判断相关投资是否重大或者实质时，ITC并没有固定的投资数量或者比例的要求，需要根据个案具体情况来确定，而情境分析（contextual analysis）则是在进行个案具体分析时需要重点考量的方面。在化油器案（337-TA-1123）中，委员会在其2019年10月28日作出的复审认定中，纠正了行政法官作出的“申请人美国境内国内产业相关投资金额与美国境内销售金额相比低于5%，不构成重大投资”之认定，继续了之前根据个案具体情况具体分析的做法。委员会也不赞同行政法官作出的“大的跨国公司应当在美国有更大金额投资”之认定，而是需要根据国内产业产品市场情况来判定是否构成重大投资。

在情境分析方面，委员会认定化油器案的申请人并未提供充分的情境证据来支持情境分析，例如，申请人并没有提供证据证明其国内产业活动对国内产业产品的价值和贡献，因此，委员会支持了行政法官作出的申请人未能满足国内产业经济要件的认定。在情境证据方面，委员会强调申请人的实际运营情况、涉案市场或者行业的情况、或者其他情境证据将对认定是否满足国内产业经济要件非常重要，在判断是否构成重大或者实质时，需要结合市场或者行业的情况来考虑申请人的活动对受专利保护产品的价值和贡献。在化油器案之后的光伏案（337-TA-1151）中，委员会支持了行政法官作出申请人满足国内产业经济要件之简易裁决，认定申请人提供的证据证明了其美国国内产业活动（1）增加了国内产业产品的价值，且（2）相对于全球的运营来说是重大的。

ITC在化油器一案中的情境分析意见将对337调查国内产业经济要件认定、申请方的证明和提供证据思路以及被申请人抗辩思路产生重要的影响，值得中国企业密切关注。

（二）商业秘密案件增多，中国企业需要防范商业秘密侵权风险

自2010年起，ITC总共启动了18起含有商业秘密侵权诉由的337调查，其中2019年启动的含有商业秘密侵权诉由的337调查案件高达6起，为337调查历史上商业秘密案件数量最多的一年。这6起案件包括两起针对中国被诉企业的案件[1]以及两起针对韩国被诉企业的案件[2]。此外，德国企业Heraeus与美国企业Zimmer互相提起了针对对方的商业秘密337调查。[3]

尽管这些案件中有相当部分案件所指控的商业秘密窃取行为均发生在美国境外，但根据铸钢车轮案（337-TA-655）以及增粘树脂案（337-TA-849）中相关判例，ITC对这些发生在美国之外的行为也拥有管辖权。

鉴于商业秘密在国际竞争中占据日益重要的地位以及中美两国贸易关系日趋脆弱，建议中国企业密切关注美国商业秘密领域的进展，包括刑事领域、民事诉讼领域以及337调查领域的进展，提前做好防范，降低因员工流动或者商业合作关系破裂可能引起的相关的商业秘密法律风险。

（三）涉及标准必要专利（SEP）的337调查新发展

1、背景：2013年三星诉苹果电子产品案（337-TA-794）禁令遭总统否决及美国司法部及专利局《共同政策立场声明》

2019年以前约十年时间，ITC涉及到标准必要专利（Standard Essential Patents, “SEP”）最重要的案件是三星诉苹果电子产品案（337-TA-794）[4]，该案相关专利涉及3G通信技术的国际标准，构成标准必要专利；换言之，实施相关通信标准，就必然需要实施上述专利。2013年6月4日，ITC终裁认定苹果对三星的7,706,348专利构成侵权，并针对苹果的手机和平板电脑产品颁布了禁止进口美国的排除令和制止令等禁令措施。众所周知，有权颁布威力强大的禁止进口美国的禁令是ITC权威所在，因为被告通常不能承受丧失美国市场的风险。。但在当时，ITC该禁令裁决被认为会给美国市场竞争和消费者带来负面影响，时任美国总统奥巴马基于“公共利益”理由推翻了ITC的裁决。

无独有偶，美国司法部及美国专利局就受FRAND承诺约束的SEP 可获得的救济事宜于2013年1 月8日共同发布了《政策立场声明》，郑重表明：仅在有限的情况下给予SEP 权利人禁令救济是合适的，如当专利侵权人（1）单方面拒绝支付已确定（例如法院裁决确定）符合F/RAND原则的许可费时，或（2）单方面拒绝参与谈判以确定F/RAND条款时。也就是说，在上述列举有限情况之外，美国行政当局不支持颁发禁令救济。这体现了当时民主党政府倾向支持专利使用人和公共利益以FRAND条款实施相关标准的需要的价值取向和政治立场。

2、2017年美国共和党新政府上台以来SEP政策动向及美国司法部、专利局、国家标准院2019年新版本的《政策声明》

2017年美国共和党政府上台以后，政府政策转而倾向保护专利权人利益，包括司法部主管反垄断执法的最高官员——司法部副部长Makan Delrahim先生，多次明确表示，给予禁令是专利权保护的应有之义，并且关于SEP的FRAND承诺和专利许可纠纷，往往应当通过合同法，而不是反垄断法来规制调整。2018年12月8日，Makan Delrahim先生公开宣布，代表司法部撤回对于上述2013年美国司法部及美国专利局《共同政策立场声明》的支持。

2019年12月19日，美国联邦司法部、专利局和国家标准院（National Institute of Standards and Technology, NIST）就附带FRAND义务承诺的SEP有关问题，联合发布了新版本的《政策声明》，以替代2013年的旧《共同政策立场声明》。

新版本的声明反映了共和党政府倾向保护专利权人利益的鲜明立场，指出SEP专利与普通专利并无不同，在考虑给予权利人各种救济措施（例如损害赔偿、合理许可法费、损失的利润、法院的禁令、ITC的排除令等）时应均予纳入考虑范围，而不应当排除禁令的适用；特别是，SEP权利人的FRAND承诺，仅仅是在考虑给予救济措施时需要考察的相关因素之一，而不应绝对排除任何一种救济措施（如禁令）的适用。同时，当局政策所关注和警惕的重点，从原来的SEP权利人的专利劫持行为（例如利用禁令威力的威胁从而榨取过高的许可费、拒绝给予许可等，统称为hold-up），转变为SEP使用人的反向劫持行为（利用FRAND承诺的保护，迟迟不达成许可，特别是多家使用人联合起来延迟或拒绝达成许可等，统称为hold-out）。

3、新版本《政策声明》对于美国SEP专利诉讼案件的影响

与2013年的旧《共同政策立场声明》一样，新版本的《政策声明》多次提到ITC的337调查，试图在ITC就SEP颁布排除令的问题上提供指南。鉴于ITC有权对于救济措施进行复审，并且美国贸易代表（USTR）（经总统授权）在需要考虑“公共利益因素”的前提下，具有337调查案件救济措施的最终决定权，考虑到ITC及USTR均不是《政策声明》的签署方，其在多大程度上会受到《政策声明》的影响尚待观察。

上文提到的2013年三星诉苹果电子产品案（337-TA-794）排除令被总统否决之后，SEP权利人很少在ITC发起337调查中寻求排除令的救济，更不用说最终真正获得ITC排除令。新版本的《政策声明》，可能会促进SEP权利人发起新的一波涉及SEP的侵权诉讼，这些案件将成为检测司法机构和ITC对于SEP禁令救济态度的试金石。

新版本的《政策声明》发表后在ITC的首个试水案件，业界本来认为可能是内存模块和组件案（337-TA-1089）。在该案中，Netlist公司指控SK海力士公司侵犯了其实施计算机内存JEDEC标准（Joint Electron Device Engineering Council，电子器件工程联合委员会）所必要的专利权，且拒绝善意谈判达成符合FRAND原则的许可。2019年10月21日，行政法官Bullock发布初裁，认定侵权成立，并建议给予申请人排除令的救济措施。2020年1月31日，ITC决定对于行政法官初裁进行复审，其中SEP有关的问题也是复审的重要争点之一。该案ITC终裁的时间点，恰好在新版本的《政策声明》2019年12月19日发表之后，ITC和USTR是否以及将如何在最终裁决中回应涉及SEP的禁令问题，受到了业界的重点关注。

2020年4月21日，ITC经过复审，在终裁中推翻了行政法官Bullock的初裁认定。ITC认为，（1）原告主张的权利要求解释不成立，故而被告的产品没有侵犯原告专利权，且（2）原告未能满足该专利国内产业之技术要件的要求。就本案中原告主张的SEP，ITC认定，原告依赖于JEDEC标准意欲证明被告构成侵权，缺乏依据；实施JEDEC标准的产品（例如被告被控侵权产品）并未侵犯原告专利权，且实施该标准未必需要实施原告专利，因此原告专利不属于SEP。此外，行政法官初裁认为应当依照纽约州合同法，以RAND要求表述模糊为由，判定《JEDEC专利政策》（特别是其对于SEP权利人的RAND要求）不可执行（unenforceable）；ITC终裁推翻了行政法官的“不可执行”的结论，认定标准制定组织通常使用“RAND”这样的表述，在商业习惯和行业惯例中，RAND的含义合理确定，不存在所谓“模糊”之处。总而言之，由于ITC推翻了初裁的SEP认定，终裁被告胜诉，故而本案不再存在是否就SEP给予原告禁令救济的问题。新版本的《政策声明》对ITC案件的影响，尚待下一个真正涉及SEP的337调查案检验。值得一提的是，与ITC不同，美国联邦法院考虑是否给予禁令救济，遵循法律和判例，同时受到美国最高法院eBay一案及一系列判例法的约束；并且法官独立于美国行政当局，受到行政机关政策取向变化的影响较小。目前，总体上，联邦法院不鼓励SEP 权利人通过发起诉讼施压谈判进程，反对利用诉讼和禁令的压力抬高许可费价码，鼓励双方善意谈判，一般不对与善意被许可人进行禁令制裁；个别地，不同的联邦巡回区和各联邦地区法院对于专利权人和使用人的态度略有差异。2019年末新版本的《政策声明》发表后，各联邦法院的司法实践会否发生变化，仍需拭目以待。

（四）ITC在解决竞争对手之间全球知识产权争议方面继续扮演重要角色

与2018年类似，2019年337调查案件呈现出来的一个重要特征是高科技企业继续将ITC作为解决其全球争议的重要机构，个别案件中原告提起多起337调查，以增加对竞争对手的压力，被告提起反制性的337调查也较为常见。

例如，前述3-DLiDAR 337调查案即是新兴行业竞争对手之间的专利侵权案件。在前述格芯（Global Foundries）与台积电的全球争议中，作为专利权人的格芯针对台积电及其下游客户同日向ITC提起了两起337调查[5]，在LG化学与SKI的全球争议中，LG化学提起了两起337调查，一起商业秘密案件，一起专利案件[6]，作为反制措施，SKI也提起了一起337调查[7]。在Heraeus与Zimmer的商业秘密争议中，双方互相提起了商业秘密337调查[8]。这些公司在ITC之外往往还存在大量的诉讼，包括在美国或者其他国家的专利侵权等诉讼。

（五）部分ITC案件申请人获得诉讼基金（litigation fund）的支持

与美国联邦地区法院专利侵权案件获得越来越多的诉讼基金支持相类似，2019年启动的337调查中有多起案件的申请人获得了诉讼基金的支持，这可能会导致原本诉讼资金匮乏的申请人提起更多的337调查。

例如，在灯丝LED产品案（案号337-TA-1172）中，原告加州大学获得了Longford Capital提供的资金支持。在LED产品和系统案（案号337-TA-1163,1164和1168），[9]原告也获得了诉讼资金的支持。在获得诉讼基金支持的337调查案件中，视诉讼基金与申请人之间具体交易安排的情况，被申请人在应诉以及证据开示策略等方面有独特的方面，被诉企业可考虑从诉讼主体资格等角度挑战申请人无权提起诉讼。

二、影响ITC案件审理的重要判例或者案件

美国最高法院和美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）于2019年在专利诉讼领域做出了一些有重大影响的判决[10]，其中部分判决将对337调查产生重大影响。本部分仅介绍将影响ITC案件的美国最高法院和CAFC2019年判例或案件。

美国最高法院进一步明确了销售阻挡的具体含义

2019年1月22日，美国最高法院就Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.案做出判决，进一步明确了专利法新颖性“销售阻挡（on-salebar）”条款的含义，即，即使未公开专利技术信息，有效申请日前的销售也可致使专利因丧失新颖性而无效。该判断标准对ITC和美国联邦地区法院审理类似专利案件将产生重大影响。

“销售阻挡”条款规定于《美国法典》第35章第102(a)(1)条，即，有效申请日前的销售行为会破坏专利的新颖性，其具体条文为“应当授予专利权，除非要求保护的发明在其有效申请日之前已获得专利、在印刷出版物中记载，或被公众使用、被销售或以其他方式公之于众”。其制定的初衷是防止专利权人有意延后专利申请时间并滥用专利权保护，但由于法律用词和法条修改等诸多原因，“被销售或以其他方式公之于众”这一表达方式是否暗示了“销售”是以“公之于众”的方式进行的“销售”一直存在争议。因此，美国最高法院借由此次判决为该条款提供了统一的判断标准，也就是，“向被要求将发明保密的第三方进行商业销售可使发明符合第102(a)条项下的‘销售’”，并致使相关专利丧失新颖性。

基于Helsinn案的规则，在337调查或者美国专利诉讼中被诉的中国企业可特别留意是否有主张该无效抗辩理由的可能性。如存在可能性，则可以通过337调查和美国专利诉讼中的宽泛证据开示要求对方或者第三方提供与“销售阻挡”相关的证据以及对相关的证人进行取证，利用证据开示中获得的证据主张相关专利无效。

（一）可专利客体认定新进展

自美国最高法院于2014年就AliceCorp v. CLS Bank作出判决以来，美国专利法第101条（“101条款”）涉及的专利保护客体问题一直是专利行业关注的重点[11]，美国联邦法院以及ITC对101条款的态度直接影响专利权人是否提起专利诉讼或者337调查的决定以及被诉侵权人的应诉策略。101条款在2019年也有一些重要进展，主要体现在CAFC在American Axle & Manufacturing v. Neapco Holdings LLC（“AAM案”）和ChargePoint,Inc. v. SemaConnect, Inc.（“ChargePoint案”）中作出的上诉判决，特别是AAM案中对相关自然规律的认定具有重要的影响。在AAM案中，涉案专利涉及一种动力传动系统的制造方法，CAFC根据两步法规则[12]维持了地区法院认定的涉诉专利不符合101条款的要求，主要理由是步骤一的分析结论是该涉诉专利涉及自然规律（即胡克定律）的应用，以及步骤二的分析结论是涉诉专利权利要求中的特征没有达到使得相关权利要求符合专利保护客体的“发明构思”要求。在ChargePoint案中，涉案的4个专利均被地区法院认定不符合101条款的规定，CAFC在上诉判决中维持了地区法院的判定。ChargePoint案中的专利涉及电动汽车的充电桩，CAFC对步骤一的判断结论是涉诉专利涉及抽象概念（即与远程服务器通信的抽象概念），在步骤二的判断中，CAFC认定专利权人“所声称的发明构思只是将现有充电桩联网，但是将设备联网仍然是抽象概念本身”，不属于受保护的专利客体。

Alice案以来因属于抽象概念而被认定为专利无效的案件占绝大多数，因涉及自然规律而被认定为无效的案件较为少见，AAM案可能会导致更多的专利因为涉及自然规律而被认定为无效。对于在337调查中被诉的中国企业来说，在获悉被诉之后建议尽早评估涉案专利是否涉及101条款的问题，如有通过101条款主张无效的可能性，则可考虑尽早请求委员会启动百日程序，在案件启动的100天之内由ITC认定涉案专利是否因101条款而无效，以避免全面应诉带来的成本压力和其他风险。与此类似的，对于在美国联邦地区法院被诉专利侵权的中国企业，我们也建议尽早评估101条款问题，如有可能，在答辩时提交101条款的无效动议，促使法院尽早就相关专利是否满足101条款问题作出裁决。

（二）CAFC有权审查ITC不立案决定

2019年5月1日，CAFC对Amarin Pharma. v. U.S.International Trade Commission一案[13]作出判决，认定CAFC有权审查337调查中ITC不予立案的决定，并审查了该案中ITC不予立案的具体理由。

本案源于申请人Amarin Pharma, Inc.（下称“Amarin”或申请人）于2017年8月30日提交的337调查申请书（申请号为337-3137），诉称涉案的人工合成Omega-3脂肪酸产品实质上属于“新药”（newdrug），需经过药品监管法规下的严格上市程序，而被诉企业将Omega-3产品虚假标记为膳食补充剂（dietary supplements），属于违反《兰哈姆法》以及美国药品监管法的不公平行为。2017年10月27日，ITC决定不予立案，理由之一为美国药品监管法排除了ITC对本案的对事管辖权（subject-matter jurisdiction）。申请人随后提起上诉。ITC在上诉过程中主张CAFC对ITC不予立案的决定并无上诉管辖权。针对该点，CAFC指出，《美国法典》§1295(a)(6)条赋予CAFC审查ITC在337条款下作出的“终局性决定（final determinations）”的排他管辖权；ITC做出的不予立案的决定使得Amarin在该案中，以及在未来以相同事实提起的337调查申请中的申请人无法获得337条款下的救济，因此ITC不予立案的决定属于337条款下的“终局性决定”，CAFC有权进行上诉审查。

在337调查实践中，ITC对申请人提起的绝大部分调查申请会予以立案。例如，2019年涉及中国企业的46起337调查申请中，只有一起案件因申请人在立案前撤销起诉而未获立案[14]，其他调查申请均获立案。Amarin案的上诉判决解决了ITC不予立案的决定是否可以继续上诉的问题。

（篇幅限制 注释省略）