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商标权出资的法律风险

2009/11/12 字体：大 中 小 来源： 作者：

    注册商标可以依法用来出资入股，其出资方式主要有两种: 一是以商标权本身作为出资，投资方依法将所拥有的注册商标转让至被投资企业名下，被投资企业成为新的商标权人，投资方则丧失对商标的专用权；二是以一定年限内的商标许可使用权作为出资，投资方将注册商标按照一定的条件和期限许可给被投资企业，被投资企业享有在许可期限内按照设定的条件使用注册商标的权利，而投资方则仍是注册商标的所有人。两种方式体现两种不同的法律关系，有着不同于其他出资方式的法律要求及风险，在运用时需要特别加以注意。
    一、以商标权本身作为出资
    以商标权本身作为出资的主要特征是商标转让，投资方需将注册商标转让至被投资企业名下，被投资企业成为新的商标权人，这种投资方式存在的问题是，注册商标转让本身具有一定的不确定性，根据《商标法》，我国对注册商标的转让实行核准制，转让注册商标须经商标局核准，并予以公告，受让人自公告之日起享有商标专用权，对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，这意味着商标的转让并不完全取决于当事人的意志，在法律程序上还须商标局核准，商标局可以核准转让，也可以不核准转让，而判断的标准就是商标转让是否“可能产生误认、混淆或者其他不良影响”，这是一个非常模糊的标准，其外延将由商标局根据具体情况确定，这无疑增加了当事人预先判断的难度，使得当事人在决定以注册商标出资时，无法准确预知商标权转让行为是否会最终得到核准。这种不确定性和不可预测性具有极大的风险，因为我国的公司法和外商投资企业法都确立了分期缴纳出资的制度，允许股东在公司成立后的一段期限内逐步缴足出资，而且，在实际操作中，商标权也都是在公司成立后才办理转让手续，在这种情况下，公司可能已经成立并运营，但在公司成立后办理缴资的过程中，作为出资的注册商标却可能因为商标局不予核准转让而无法实现出资“到位”，公司设立核准与商标转让核准各自独立进行，缺乏协调机制，在有些情况下就会出现这种脱节，而一旦出现这种情况，将严重动摇股东或者合资双方的合作基础，使公司陷入进退维谷的境地，对参与合作的任何一方来说，都是一种巨大的风险。
    这种风险是由法律制度之间缺乏协调衔接造成的，投资者在以注册商标进行投资时，应特别注意这一风险，有效的规避方式是: 在合资合同或者协议等相关文件中明确约定商标转让不被核准的处理方式和补救手段，根据笔者经验，在作为出资的注册商标转让不被核准的情况下，通常的作法有以下几种: （1）改变出资方式，以其他资产或者货币替代商标出资; （2）变商标转让为商标许可，并视情况调整出资份额; （3）解散公司，合理处理公司已有经营成果; 等等。从国家法制建设的角度而言，笔者认为，法律规定的模糊性和不确定性容易增加交易成本，建议国家有关部门通过立法进一步明确细化注册商标“不予核准”转让的具体情形，减少模糊性，同时，可考虑建立商标权出资的预先审查制度，对以注册商标权出资入股的，特别是以知名商标出资入股的，在公司登记注册之前，应先取得商标局关于商标权转让的预先审查意见，避免出现公司或者外商投资企业已被核准设立，而商标转让却无法得到核准的情况，以维护行政管理的统一性和权威，值得注意的是，国家工商行政管理局于1995制定的《公司注册资本登记管理暂行规定》和《企业商标管理若干规定》两个文件中曾明确规定: “企业以商标权投资，被投资的企业在登记注册时，应当向工商行政管理机关提交商标主管部门的审查文件，未提交审查文件的，不予核准登记注册。” 这说明国家工商行政管理局当时曾经试图建立一种公司登记核准与商标审查之间的协调机制，但遗憾的是这两个文件没有得到有力的贯彻实施，并且先后被废止了，两个文件中所包涵的商标权出资预先审查的内容，并没有被以后的文件所采纳或沿用，公司登记核准与商标转让核准之间存在的不协调、不衔接的问题仍没有有效的机制加以解决，在新的制度出台之前，投资人要想规避风险仍须通过合同或协议约定商标转让不被核准的处理方式和补救手段。
    在作为出资的商标转让不被核准的情况下，注册商标的权属不会发生变更，这一点是明确的，比较有争议的问题是:如果当事人没有在合同中约定商标转让不被核准的处理方式和补救手段，那么，当出现不被核准的情况时，合资合同、协议等文件中约定商标权出资转让内容的条款是否有效？这是一个存在争议的问题，主要有三种观点: （1）该条款有效，商标转让是当事人的真实意思表示，商标局核准商标转让的行为只是一种过户性质的物权变动行为，物权没有登记不影响债权合同的效力，当事人仍负有合同义务; （2）该条款不生效或者无效，商标局核准商标转让的行为属于一种审核性的行政行为，而不是简单的产权过户，它应该属于合同法所说的法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的情形，商标局不核准，该条款就不生效; （3）无论该条款是否有效，在商标局不予核准的情况下，该条款实际上已无法履行，而且，商标转让是否被核准属于政府决定范围内的事情，而不属于合同当事人的能力范围，因此，不能因政府不予核准而追究当事人的违约责任。以上三种观点反映了三种不同的价值取向，总体而言，笔者认为，因商标权转让不被核准而追究不能出资者的责任，似乎在法律上具有很大的难度，明智的当事人应尽量避免将合同及自身的权益陷入这种法律上难以判断的状态，而事先约定商标转让不被核准的处理方式和补救手段是避免这一状态的最好方法。
    二、以商标许可使用权作为出资
    以一定年限内的商标许可使用权作为出资的主要特征是商标使用许可，对于商标使用许可，主要涉及三方面的问题:
    （1）关于商标使用许可的类型。根据我国有关规定，商标使用许可分为以下三类: ①独占使用许可，商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标; ②排他使用许可，商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标; ③普通使用许可，商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。上述三种类型的许可需要通过许可合同明确约定，如果没有约定或者约定不明确，则只能理解为商标所有人保留了最大权利，即只能作为普通许可看待。
    （2）关于商标使用许可合同的备案。根据《商标法》，商标使用许可合同应当报商标局备案，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但不得对抗善意第三人。根据这些规定，笔者认为，商标使用许可合同如果没有经过备案，仍然有效，但其效力主要限于处理合同当事人之间的内部关系，在涉及外部关系时，未经备案的商标使用许可合同对善意第三人无约束力，不影响善意第三人依法善意获得的对商标的权利。
    （3）关于商标使用许可的法律界限。商标使用许可所处置的内容仅限于商标的使用权，如果商标使用许可合同的内容使商标所有人一次性、永久或不可恢复地丧失支配和使用商标的权利，则该种商标使用许可合同很可能会被认为超越了商标使用许可的界限，容易被认定为名为许可、实为转让，有规避商标转让管理制度的嫌疑，增加了合同或相关条款被认定为无效的风险。
    （作者系德衡律师集团事务所投资法一部主任） 该内容可能有会员内容，需要登录查看全文，点击这里在顶部登录
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